Marchio italiano

Il marchio italiano

La domanda di registrazione di un marchio italiano deve essere depositata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o, in alternativa, presso le Camere di Commercio locali, che provvederanno ad inoltrare la stessa all’Ufficio Centrale a Roma.

I diritti di esclusiva sul marchio italiano durano dieci anni a decorrere dalla data della domanda, ma la registrazione può essere rinnovata alla scadenza, all’infinito, dallo stesso titolare o dal suo avente causa.

I diritti di privativa sul marchio italiano riguardano di norma soltanto i prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed i prodotti o servizi a questi affini. Eccezionalmente questo limite può essere superato nel caso dei marchi "famosi” e di elevata rinomanza i quali godono di tutela estesa ultramerceologica.

Per la definizione delle classi di prodotti/servizi esiste una classificazione internazionale c.d. "Classificazione di Nizza” (vedi sezione "Utilità”) a cui occorre attenersi in sede di deposito di un marchio italiano.

La fase della definizione delle classi è particolarmente importante in quanto definisce l’ambito di estensione della protezione del marchio italiano; in particolare siffatta definizione deve tener conto non solo dell’attuale attività dell’impresa, ma anche dei possibili sviluppi della stessa.

Questo accade perché una volta depositata, la domanda di registrazione non può più essere modificata e per estendere la protezione a nuovi prodotti o servizi si renderà necessario procedere con un ulteriore deposito

di marchio italiano rivendicante le classi aggiuntive, con il pagamento delle relative tasse.

Il nostro ordinamento, a differenza di altri, ammette i depositi "multi classe”, perciò con una sola domanda di marchio italiano è possibile rivendicare più classi di prodotti o servizi. Sono previste delle tasse addizionali per ciascuna classe da proteggere oltre la prima.

Procedura

Ricevuta la domanda, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi espleta un esame della regolaritàformaledi essa, nel corso del quale si verifica che il marchio italiano non incorra negli impedimenti assoluti alla registrazione. La verifica può riguardare la coincidenza del segno con quelli di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; la contrarietà del segno alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; l’assenza di descrittività del segno; l’eventuale decettività.

Ad esempio sono stati ritenuti inidonei a costituire un valido marchio italiano i termini "pronto moda” per abbigliamento oppure "il fornaio ecologico”per l’attività svolta da un panettiere perché considerati meramente descrittivi in quanto l’aggiunta di un aggettivo di uso generale (pronto, ecologico) non attribuisce al segno capacità distintiva. In linea di principio, quanto ai termini generici o descrittivi, si vuole evitare che un’impresa possa ottenere una condizione di monopolio su dei nomi che sono indispensabili a tutti gli imprenditori del settore per comunicare le peculiarità dell’attività svolta.

L’esame compiuto dall’Ufficio non riguarda il requisito della novità. Questo comporta che chi deposita un marchio è tenuto a compiere delle accurate verifiche per accertarsi della novità e per evitare di incorrere nella contraffazione del marchio altrui.

Ad ogni modo l’Italia, dopo una lunga attesa, si è allineata ai Paesi Europei più industrializzati visto che a partire dal 2011 è operativa anche nel nostro Paese la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi italiani.

L’istanza di opposizione può essere presentata contro le domande di marchio italiano e contro le registrazioni di marchi internazionali designanti l’Italia e pubblicate sullaGazettedell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

L’opposizione, per il fatto di essere una procedura economica, snella e veloce rappresenta un utile strumento amministrativo a difesa dei marchi anteriormente depositati e/o registrati.

Infatti i titolari di marchi italiani anteriori depositati e/o registrati (insieme a chi vanta dei diritti su ritratti di persone, nomi e segni notori) che ritengano lesi i propri diritti di esclusiva da un successivo deposito di marchio identico o confondibile per prodotti identici o affini, potranno agevolmente far valere i propri diritti in sede di opposizione dinanzi l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, senza dover più essere costretti ad intraprendere un’azione giudiziaria con l’aggravio di costi e tempi che ne consegue.

La procedura di concessione del marchio italiano, in assenza di opposizioni, dura all’incirca un anno; completata tale fase l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette il Certificato di Registrazione del marchio italiano.